همه‌چیز در مورد قرارداد لیسانس

قرارداد لیسانس به عنوان پرکاربرد‌ترین و مهم‌ترین قرارداد در زمینه حقوق مالکیت‌های فکری و همچنین انتقال فناوری محسوب می‌شود.

امروزه شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های زیادی از شرکت‌های بسیار بزرگ و پردرآمد گرفته تا استارت‌آپ‌های نوپا، می‌توانند به واسطه انعقاد قرارداد لیسانس، نسبت به اعطای اجازه استفاده از مالکیت‌های فکری خود نظیر اختراعات و طرح‌های صنعتی؛ به دیگران اقدام کرده و از این راه به درآمد‌های مناسبی نیز دست پیدا کنند.

در این مطلب خواهیم کوشید تا ضمن بررسی تمام ابعاد قرارداد لیسانس، شروط و مفادی که در این قرارداد‌ها نیز بایستی درج شود را موشکافی کنیم.

قرارداد لیسانس چیست؟

لیسانس قراردادی است که به موجب آن لیسانس‌دهنده اجازه‌ی استفاده از حقوق مالکیت فکری متعلق به خود را به لیسانس‌گیرنده واگذار می‌کند.

حقوق مالکیت فکری از جمله اختراع، نشان‌تجاری و طرح صنعتی همگی می‌توانند موضوع قرارداد لیسانس قرار بگیرند.

به عنوان مثال یک تولید کننده لوازم ورزشی ممکن است برای تولید لباس‌های ورزشی، با یک تیم فوتبال وارد مذاکره شده و حق استفاده از لوگوی این تیم را جهت درج بر روی محصولات خود خریداری کند.

یا در مثالی دیگر فردی که اختراعی را به نام خود ثبت کرده و به دلایلی همچون نداشتن امکانات مالی و فنی لازم، امکان تولید و تجاری سازی محصول خود را ندارد، می‌تواند با انعقاد قرارداد لیسانس، حقوق مربوط به اختراع را به شخص دیگری واگذار نماید.

توجه داشته باشید که در اینجا منظور از واگذاری حقوق، سلب مالکیت از مالک اولیه‌ی حقوق مادی فکری و فروش آن به شخص دیگر نیست.

در قرارداد لیسانس شخص لیسانس‌دهنده صرفا در محدوده شرایط و ضوابط خاص و معینی، اجازه‌ی استفاده از حقوق مربوط به مالکیت فکری را صادر می‌کند و لیسانس‌گیرنده ملزم است تا در محدوده‌ای که قرارداد به وی اجازه داده، از حقوق مرتبط با مالکیت فکری استفاده نماید.

قرارداد لیسانس چه بخش‌هایی دارد؟

در قرارداد لیسانس بخش‌ها و شروط گوناگونی همچون نحوه پرداخت حقوق مالکانه (Royalties)، محدوده و نحوه استفاده از حقوق مالکیت فکری، قلمرو جغرافیایی استفاده از حقوق و… پیش‌بینی شده است که در این بخش به طور اختصار با بخش‌ها و شروط مهم قرارداد لیسانس آشنا خواهیم شد.

1) انحصاری یا غیر‌انحصاری بودن لیسانس:

در برخی موارد برای لیسانس‌گیرنده مهم است که لیسانس اعطایی به وی در محدوده جغرافیایی مورد نظر، انحصاری و تنها متعلق به وی باشد.

اهمیت انحصار در لیسانس از آنجا نشات می‌گیرد که ممکن است در یک محدوده جغرافیایی خاص، لیسانس‌دهنده به چندین نفر اعطای امتیاز نماید و با زیاد شدن رقبا و تولید زیاد محصول، سود عملیاتی لیسانس گیرنده کاهش پیدا کند.

در بسیاری موارد لیسانس‌گیرنده با پرداخت مبلغی بیش‌تر حاضر است تا قرارداد انحصاری را به دست بیاورد تا خیالش از وجود رقبای احتمالی آسوده باشد.

به عنوان مثال در قرارداد درج می‌شود که لیسانس استفاده از حق اختراع، به طور انحصاری در محدوده جغرافیایی خاورمیانه به فرد الف تعلق می‌گیرد.

در این صورت لیسانس‌دهنده نمی‌تواند در محدوده‌ی جغرافیایی ذکر شده لیسانس دیگری به اشخاص دیگر واگذار نماید.

2) محدوده‌ی جغرافیایی لیسانس:

از مهم‌ترین شروطی که در قرارداد لیسانس در مورد آن بحث می‌شود؛ محدوده‌ی جغرافیایی است که تولید‌کننده حق توزیع محصول خود را دارد.

هرچه محدوده‌ی جغرافیایی تولید و توزیع محصول گسترده‌تر باشد، لیسانس‌دهنده شانس کمتری برای انعقاد قرارداد لیسانس با سایر اشخاص را خواهد داشت.

چرا که در صورت توزیع گسترده محصول در نقاط مختلف، سایر افرادی که تمایل به دریافت لیسانس دارند ممکن است با دیدن اشباع بازار و توزیع محصولات مشابه، انگیزه خود را برای انعقاد قرارداد لیسانس از دست بدهند.

لذا لازم است تا در قرارداد لیسانس حتما در مورد قلمرو جغرافیایی توزیع محصولات توسط لیسانس‌گیرنده مذاکره شود.

3) نحوه پرداخت حقوق مالکانه (Royalties) به لیسانس‌دهنده:

دریافت حقوق مالکانه در حقیقت مابه‌ازایی است که لیسانس گیرنده در برابر استفاده از حقوق مالکیت فکری به لیسانس دهنده پرداخت می‌کند.

شیوه‌های بسیار زیاد و متنوعی جهت تعیین میزان و نحوه پرداخت حقوق مالکانه به لیسانس دهنده وجود دارد.

رایج‌ترین شیوه پرداخت حقوق مالکانه، تعیین درصدی مشخص از فروشِ هر واحد از محصول و پرداختِ آن به لیسانس‌دهنده است.

به طور مثال در قرارداد این‌گونه ذکر می‌شود که با فروش هر دستگاه تصفیه آب شرب که لیسانس استفاده از حق اختراع این دستگاه به لیسانس گیرنده منتقل شده است، میزان بیست درصد از مبلغ فروش بایستی به لیسانس‌دهنده پرداخت شود.

در مواردی نیز ممکن است پرداخت این مبلغ به صورت پلکانی تعیین شود.

به این صورت که گفته شود در صورت عبور میزان فروش از محدوده خاصی، در این صورت بایستی سود بیش‌تری به لیسانس‌دهنده تعلق بگیرد.

در مقابل روش‌های گفته شده نیز روش تعیین مبلغی مقطوع (Fixed price) در هنگام انعقاد قرارداد لیسانس وجود دارد که به علت نداشتن صرفه اقتصادی برای لیسانس‌دهنده و همچنین ریسک بالا برای لیسانس‌گیرنده چندان رایج نیست.

به طور کلی تعیین میزان حقوق مالکانه به عواملی همچون ارزش حقوق مالکیت فکری، انحصاری بودن یا نبودن آن و میزان مطلوبیت آن محصول در بازار بستگی دارد.

4) قابلیت لیسانس مجدد به شخص ثالث:

در صورت انعقاد قرارداد لیسانس و واگذاری حقوق مالکیت فکری ممکن است لیسانس‌گیرنده اقدام به واگذاری حقوق خود به اشخاص دیگر نماید.

در هنگام مذاکره و تنظیم قرارداد لیسانس ممکن است نیاز باشد با درج یک شرط، لیسانس‌گیرنده را از انتقال حقوق خود به اشخاص ثالث منع کرد یا این انتقال را منوط به رضایت لیسانس‌دهنده کرد.

در صورت انتقال حقوق به اشخاص ثالث توسط لیسانس‌گیرنده ممکن است روابط تجاری با اشخاص ناآشنا و احتمالا غیر‌حرفه‌ای سبب بروز اشکالاتی در روند کسب‌و‌کار شود و همچنین کیفیت تولید محصول نیز با توجه به انتقال حقوق دستخوش تغییر شود که هیچ‌یک از این موارد برای لیسانس‌دهنده مطلوب نخواهد بود.

5) شروط مربوط به کنترل کیفی محصول:

با دریافت حقوق مربوط به مالکیت فکری همچون نشان تجاری، لیسانس‌گیرنده اقدام به تولید محصولات با نام و برند لیسانس‌دهنده خواهد کرد.

ناگفته پیداست که در صورت وجود کاستی و عیب در محصول تولیدی، برند و شهرت تجاری لیسانس‌دهنده دچار آسیب شده و چنین رخدادی باعث بروز ضرر‌های زیادی به لحاظ مادی و معنوی به لیسانس‌دهنده خواهد شد.

برای جلوگیری از بروز چنین رخدادی لازم است تا در قرارداد لیسانس شرطی در مورد کنترل کیفی محصولات تولید شده توسط لیسانس‌گیرنده گنجانده شود تا بدین طریق از تولید و توزیع محصولاتی که احیانا کیفیت مناسبی نداشته و سبب خدشه به نام و برند لیسانس‌دهنده می‌شود خودداری شود.

6) شرط عدم رقابت:

در صورت انعقاد قرارداد لیسانس ممکن است خودِ لیسانس دهنده نیز قصد ورود به بازاری که لیسانس‌گیرنده محصولات را در آن‌جا تولید می‌کند داشته باشد.

به طور مثال در صورتی که محدوده جغرافیایی تولید و توزیع محصول خاورمیانه باشد، در صورتی که لیسانس‌دهنده قصد داشته باشد تا خود وارد بازار خاورمیانه شود، به نوعی رقیب لیسانس‌گیرنده محسوب می‌شود و قطعا سبب کاهش سود لیسانس‌گیرنده خواهد شد.

به طور کلی در صورت عدم درج شرطی مبنی بر منع رقابت، لیسانس‌دهنده این حق را خواهد داشت تا وارد بازارِ لیسانس‌گیرنده شود.

در صورتی که قصد دریافت لیسانس را دارید اگر موقعیت مذاکراتی شما در وضعیتی قرار دارد که قادر به اخذ امتیاز عدم رقابت توسط لیسانس‌دهنده هستید، این امتیاز را به موجب شرطی در قرارداد اخذ کرده تا با خیالی آسوده‌تر اقدام به توسعه کسب‌وکار خود نمایید.

8) شرط عدم افشا:

یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین شرط‌هایی که در قرارداد لیسانس بایستی درج گردد، شرط مربوط به عدم افشا است.

در قرارداد‌های لیسانس نحوه ساخت محصولات، نقشه‌های صنعتی و دیگر اطلاعاتی که جنبه محرمانه دارند به لیسانس‌گیرنده ارائه می‌شود.

در چنین مواردی لیسانس‌دهنده این دغدغه را دارد که اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیار لیسانس‌گیرنده قرار دارد، به صورت سهوی یا عمدی در اختیار اشخاص ثالث قرار بگیرد و موجبات ضرر وی را فراهم کند.

همچنین لیسانس‌گیرنده نیز ممکن است اسراری تجاری نظیر ظرفیت کارخانه، میزان تولید و… را در اختیار لیسانس‌دهنده قرار دهد و وی نیز این متقابلا بابت افشای اطلاعات خود نگرانی داشته باشد.

بایستی پیش از انعقاد قرارداد لیسانس نسبت به انعقاد قرارداد عدم افشا اقدام کرد و پس از انعقاد قرارداد نهایی نیز شزطی مبنی بر عدم افشا در قرارداد اصلی نیز درج گردد.

9) تعیین تکلیف در مورد تصاحب شرکت لیسانس‌گیرنده یا ورشکستگی وی:

در زمینه قرارداد‌ها همواره این چالش وجود دارد که در میانه مدت اجرای قرارداد، لیسانس‌گیرنده توسط شرکت دیگری خریداری یا تصاحب شود، همچنین این امکان وجود دارد که لیسانس‌گیرنده در میانه مدت ورشکست شده و توان اجرای قرارداد را از دست بدهد.

در صورت پیش‌بینی هر یک از وقایع فوق (تصاحب شرکت یا ورشکستگی) در قرارداد لیسانس می‌توان چالش‌های ناشی از این وقایع را به حداقل رساند.

تصاحب شرکت لیسانس‌گیرنده از این جهت دارای اهمیت است که در صورت خریداری شدن شرکت توسط رقبا یا اشخاص ثالث، درواقع ایشان در جریان جزئیات و نحوه کارکرد مالکیت‌های فکری که در اختیار لیسانس‌گیرنده بود قرار می‌گیرند و این باعث می‌شود تا اطلاعات محرمانه مربوط به شرکت در معرض افشا قرار بگیرد.

در قرارداد لیسانس معمولا شرط می‌شود که در صورت خریداری شرکت لیسانس‌گیرنده توسط اشخاص دیگر، قرارداد خود‌به‌خود خاتمه یافته تلقی می‌شود یا اینکه لیسانس‌دهنده در صورت وقوع چنین رخدادی حق فسخ لیسانس اعطا شده را خواهد داشت.

همچنین در صورتی که لیسانس‌گیرنده ورشکست شود، شرکت لیسانس‌گیرنده وارد حالت تصفیه شده و این امر ممکن است بر ایفای تعهدات قراردادی تاثیر منفی داشته باشد.

همانند تصاحب شرکت لیسانس‌گیرنده، در صورت وقوع چنین رخدادی نیز می‌توان با پیش‌بینی فسخ خودکار (انفساخ) یا حق فسخ برای لیسانس‌گیرنده، چالش‌های احتمالی در این زمینه را کاهش داد.

10) درج شرط داوری در قرارداد:

امروزه درج شرط داوری در بسیاری از قرارداد‌ها انجام می‌شود.

در قرارداد‌هایی که در زمینه مالکیت‌فکری منعقد می‌شوند، درج شرط داوری از مزایای بی‌شماری برخوردار است.

قرارداد‎های مالکیت فکری به علت داشتن ویژگی‌های مختص به خود، نیازمند تخصص و آگاهی به همه‌ی جوانب این قرارداد‌هاست تا در صورت وقوع اختلاف بتوان در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به حل‌اختلاف و صدور حکم اقدام کرد.

تقریبا در تمامی قرارداد‌های لیسانس، شرط داوری درج می‌شود تا شخصی که دارای تخصص در زمینه‌ی مالکیت‌های فکری است اقدام به رسیدگی به اختلافات نماید.

درج شرط داوری در قرارداد سبب می‌شود تا با صرف کمترین میزان هزینه و زمان اختلافات حل شود و از بروز آسیب‌های ناشی از تاخیر در رسیدگی به اختلافات قراردادی جلوگیری شود.

انعقاد قراداد لیسانس در کشور ایران تابع چه ضوابطی است؟

به موجب ماده 50 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی، در صورتی که صاحب مالکیت‌فکری قصد داشته باشد تا اجازه بهره‌برداری از مالکیت فکری را به اشخاص دیگر بدهد، در این صورت بایستی نسبت به ارائه قرارداد منعقده به اداره مالکیت صنعتی اقدام کند و این اداره ضمن محرمانه‌ نگاه داشتن مفاد قرارداد، نسبت به انتشار آگهی درباره اعطای اجازه بهره‌برداری اقدام خواهد کرد.

در صورت عدم ارائه قرارداد به اداره مالکیت‌های صنعتی و عدم انتشار آگهی در مورد اعطای اجازه بهره‌برداری، قرارداد در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود. 

جهت روشن‌تر شدن موضوع به عنوان مثال فرض کنید شخصی اجازه استفاده از نشان تجاری خود را به صورت انحصاری برای مدت دو سال به موجب یک قرارداد لیسانس به شخص دیگری واگذار کند و این قرارداد را جهت ثبت و آگهی به اداره مالکیت صنعتی ارائه نکند.

پس از مدتی لیسانس دهنده قرارداد مشابه دیگری را با موضوع واگذاری حق استفاده از نشان تجاری، به صورت انحصاری با فرد دیگری منعقد می‌کند و این قرارداد جهت ثبت و آگهی به اداره مالکیت صنعتی ارائه می‌شود و مراحل قانونی آن طی می‌شود.

همان‌طور که مشخص است دو قرارداد متعارض به لحاظ حقوق اعطایی به اشخاص دیگر منعقد شده است، چرا که اجازه بهره‌برداری از نشان تجاری به صورت انحصاری به دو شخص به صورت همزمان داده شده و قاعدتا نمی‌توان دو شخص را مالک یک حق انحصاری دانست.

در صورتی که لیسانس‌گیرنده اول نسبت به لیسانس‌گیرنده دوم طرح دعوی کند و به موجب آن خواستار جبران خسارت و عدم استفاده از نشان‌تجاری شود، لیسانس‌گیرنده‌ای که قرارداد وی ثبت نشده است نخواهد توانست تا حکمی به نفع خود بگیرد.

چرا که قرارداد وی در اداره مالکیت صنعتی ثبت و آگهی نشده و با وجود اینکه لیسانس‌گیرنده دوم پس از لیسانس‌گیرنده اول قرارداد را منعقد کرده اما چون قرارداد را به ثبت رسانده خواهد توانست تا در برابر شخص ثالث (لیسانس‌گیرنده اول) به قرارداد استناد نماید.

لیسانس‌گیرنده اول  نهایتا خواهد توانست به لیسانس‌دهنده رجوع کرده و بابت انعقاد قرارداد متعارض، طلب خسارت نماید.

لذا در هنگام انعقاد قرارداد واگذاری حقوق مالکیت معنوی توجه داشته باشید که مطابق قانون، حتما باید قرارداد نزد اداره مالکیت صنعتی برده شده تا نسبت به ثبت رسمی آن در سوابق این اداره اقدام شده و آگهی مربوط به انعقاد قراداد منتشر شود در این صورت در فرض بروز تعارض و طرح دعوی در زمینه حقوق اعطایی، می‌توان به قرارداد مزبور استناد نمود.

قرارداد لیسانس به عنوان پرکاربرد‌ترین قرارداد در زمینه حقوق مالکیت فکری دارای جنبه‌های متنوع و گوناگونی است که نیاز است تا از وکلا و حقوق‌دانان با تجربه و متخصص در زمینه تهیه و تنظیم این قرارداد‌ها کمک گرفته شود.

توصیه می‌شود از استفاده از قرارداد‌های از پیش آماده‌ای که محتویات و مفاد آن با نیاز‌های خاص طرفین منطبق نشده خودداری کنید و ضمن مشورت و رایزنی با افراد متخصص در زمینه تهیه قرارداد‌های لیسانس، از تناسب قرارداد با نیاز‌ها و مقتضیات کسب‌وکار خود اطمینان حاصل نمایید.